INPI disciplina procedimentos para averbação ou registro de contratos envolvendo propriedade industrial e transferência de tecnologia
Por Pedro Castelo Branco da Fonseca Jucá e Suzi Yoshimoto
A Instrução Normativa INPI nº 70, publicada em 11 de abril de 2017 (“IN 70/2017”), estabeleceu regramento específico para o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, trazendo consigo modificações sensíveis.
Os referidos contratos devem ser averbados ou registrados perante o INPI para viabilizar a remessa de pagamentos do Brasil ao exterior, dedutibilidade fiscal e sua oponibilidade diante de terceiros.
Sob o novo regime, IN 70/2017deixa expresso que o INPI limitará sua análise às questões formais dos referidos contratos, de modo que sua decisão obrigatoriamente será uma dentre as seguintes: (i) deferimento e emissão do certificado de averbação ou de registro; (ii) formulação de exigência; (iii) indeferimento fundamentado; ou (iv) arquivamento do ato, não fazendo análises acerca da materialidade do ato.
A provável finalidade da nova Instrução Normativa é delimitar o escopo da análise do INPI, que não poderá avaliar aspectos da legislação tributária e cambial para o registro dos referidos contratos. Isso fica especialmente demonstrado na nota que deverá constar do Certificado de Averbação ou de Registro emitido ao final do procedimento, a qual indicará expressamente que “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”.
Espera-se que, com a aplicação do novo regramento, seja reduzido de forma significativa o prazo para conclusão do procedimento de registro ou averbação dos contratos. Além disso, as alterações devem representar uma menor interferência do órgão sobre condições negociais estabelecidas livremente em contrato pelas partes, ganhando maior relevância quando analisada em conjunto com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede do Recurso Especial nº 1.200.528-RJ. Nesse recurso, o STJ reconheceu a possibilidade de intervenção do INPI ao alterar de forma unilateral as condições negociais de contrato de transferência de tecnologia submetido a registro.
A IN 70/2017 entrará em vigor no dia 1º de julho de 2017.